联邦法院第二巡回法庭

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.

一案对药品专利非显而易见性的判定分析

作者：于宗洋，北京中业江川律师事务所一级合伙人

案件背景介绍
 

美国最高法院2007年审理的KSR International Co. v. Teleflex Inc.是美国专利法里程碑案件，特别是在认定发明是否具有非显而易见性non-obviousness[1]从而可获授专利方面，对专利法带来巨大影响。美国的国际贸易委员会ITC和专利商标局PTO、各大区巡回法庭的地区法院，以及巡回法庭的上诉法院在该案件后纷纷相应调整和修改其认定标准。

显而易见性的认定对于法院和律师都是棘手的难题。该案件前，有两个重要的相关案例，一个是Graham案，一个是Adams案。在Graham案裁决中，法院确立了根据美国专利法第103条评估显而易见性的框架。特别是，探究现有技术的范围和内容、现有技术与申请发明的不同、专业水平，以及所谓的“次要考量因素”，如：长期困扰而无法解决的需要、他人努力失败、商业成功等。

与Graham案同时审理的另一个案件United States v. Adams（美国诉亚当斯）中，法院没有采信政府认为该电极只是现有电池设计的替代物的说法，而是维持了对有镁和氯化亚铜电极的电池的专利申请，虽然镁和氯化亚铜分别都是已知的电池成分。法院的主要依据是，申请专利的组合实现了异乎寻常的优势，不需要考虑某些现有技术的教导，以及专家的怀疑。

但是，上述两个案例都没有回答这个问题，即组合中各元素分别在现有技术中找到被指是显而易见的，从而，该显而易见性是否导致专利无效。

由于缺乏美国最高法院的指导，美国联邦巡回法庭上诉法院发展出了“教导、启示和动机测试”标准（TSM标准）[2]，要求在现有技术中有组合各元素的教导、启示和动机的证明。

在接下来的KSR v. Teleflex案件中，最高法院审理的主要争议是：

联邦巡回法庭认定申请的发明不是显而易见是否错误，从而以缺乏经证实的导致该领域一般水平人士以申请中所主张的方法对相关现有技术“的教导进行组合的教导、启示和动机”为由，认定不可根据专利法第103条(a)项授予专利。

最高法院推翻了上诉法院“僵化”适用TSM的方法，而采用“宽泛和灵活的方法”。显而易见性分析不能囿于“教导、启示和动机”字面意义或过于强调已发表文章和已发布专利明示内容的重要性。应顺应发明活动和现代技术的多样性。此外，当存在解决某个问题的设计需求或市场压力时，普通技能人士有充分理由在其技术能力内探究已知方案。如带来意想不到的成功，有可能是不属于创新而是普通技能和常识的产物。

本文介绍的案件就是美国联邦第三巡回法庭根据KSR判例审理的一起涉及药品专利是否具有非显而易见性的案件。

在本案[3]中， Teva及其排他受许可人TAP Pharmaceutical Products, Inc.起诉Takeda提起对药品PREVACID®的简略新药申请。PREVACID®的活性成分是lansoprazole（兰索拉唑），是受美国专利号4,628,098（098号专利）和5,045,321（321号专利）保护的药物。双方主要针对该专利的非显而易见性，展开长达一周的法庭辩论。

涉诉的两个专利都同兰索拉唑有关。兰索拉唑是属于所谓质子泵抑制剂(PPIs)的一种化合物。PPIs可以防止胃产生的胃酸泵入胃肠道，用于治疗某些胃肠疾病。

098号专利保护的是兰索拉唑本身。321号专利保护的是兰索拉唑的改进——兰索拉唑和碳酸镁的组合。该组合帮助稳定兰索拉唑（该药物在胃酸环境中有分解的倾向），它是对现有技术解决方案稳定性问题的改进，包括将苯并咪唑化合物转化为其盐的形式，因此在制造工艺上增加了一些工序。兰索拉唑的化学结构式如下图所示：
 

被告Teva向法院出示了大量不同的现有技术引证及其显而易见性的抗辩。这些现有技术引证及其相关披露，总结如下表：

此外，091号专利是321号专利的在先/现有技术。

对于091号专利，地区法院认为，Teva的显而易见性分析就是要求法院对以下Teva的某些结论作出判定，这些结论认为，本领域普通技术基于现有技术会实现兰索拉唑。Teva认为，具有本领域普通技术的人士会：

(1)从替莫拉唑这一骨架关键或“万能钥匙”着手；(2) 关注吡啶环以保证pKa值为4.0左右（Sachs披露）；(3)关注吡啶环4位，Sachs披露其保证pKa值为4.0左右；(4) 发现苯并咪唑环、吡啶环3位和5位可能的取代基；和(5) 符合逻辑地实现兰索拉唑。

地区法院说，要想依据KSR判例确立的理论胜诉，Teva需要证明促使一位具有相关领域普通技术的人士结合这些元素的“原因…”，并且“该人应对这样做能够成功有预期。” 虽然地区法院同意Teva，认为具有本领域普通技术的人士会从替莫拉唑骨架关键或“万能钥匙”着手，并关注骨架上的四个键。但是法院认为，Teva不能证明具有本领域普通技术的人士会实现涉案专利所保护的兰索拉唑化合物的事实。“缺乏的是……”法院认为，“表明该人士有动机以三氟乙氧基（之前在518号专利的化合物中苯并咪唑环上发现的）取代吡啶环的4位以形成兰索拉唑或者对这样做能够成功有预期的指标。”

本案中，地区法院很重视实现药品申请新化学配方的该不可预见性，并引用Teva的文件说，“分子不像乐高玩具那样，我们可以任意删减、增加取代基。”因此，法院得出结论，兰索拉唑专利的权利主张非显而易见，因为“Teva没有证明专利保护的组合对于稳定的PPI是可预见的解决方案。”

地区法院对321专利也作出相同的结论。虽然兰索拉唑属于现有技术，如可以用某些无机盐来稳定遇酸不稳定的化合物（如铝酸镁），但是，法院认为：“Teva没有就组合动机或对成功的合理预期给出证明。”事实上，地区法院认为，某些结论同组合动机不符。首先，321号专利（披露铝酸镁等抗酸剂的使用）没有讨论稳定性；披露其化合物是稳定的。431号专利和Pilbrant的文章也没有讨论稳定性。关于日本专利申请，法院认为：(1)该引证先于321号专利申请期间的审查时间；(2) 该文描述的药理化合物是异喹诺酮化合物，不是苯并咪唑；并且(3)该引证没有提及兰索拉唑或碳酸镁。法院认为，“对具有该领域技术的人士，有作出涉案专利保护的组合并且对这样做能够成功有合理预期，Teva出具的引证没有支持上述结论的记录。”因此，判定091和321号专利的权利主张具有非显而易见性。

[1]非显而易见性，是指申请专利的发明创造，对于在相同领域具有一般技术水平的人而言，必须不是显而易见的。有些国家把非显而易见性作为判断创造性的标准。例如美国专利法第103条规定：“假使专利对象的实质与已知的知识水平之间的差别是：对象的实质在创造该对象的时候，为具备属于该对象领域内的一般能力的人已完全显而易见时，不能获得专利权。”凡通过逻辑推理、分析和试验必然能获得的解决方案，即认为是显而易见的。来源：邹瑜．法学大辞典：中国政法大学出版社，1991.12

[2]关于显而易见性/创造性比较法研究的博客文章：http://blog.sina.com.cn/s/blog_13fbf8c5f0102yl0u.html

[3]关于药品专利的相关主题的文章：https://www.docin.com/p-1540451356.html